Wiele firm wydzierżawiających pomieszczenia handlowe nie jest świadomych ryzyka poniesienia odpowiedzialności za sprzedaż towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi, której sami bezpośrednio nie prowadzą.
16 marca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo własności przemysłowej, które wprowadziły wiele istotnych zmian w systemie ochrony tych praw własności intelektualnej, m.in. bezpośrednią podstawę dla odpowiedzialności za tzw. pośrednie naruszenie prawa do znaku towarowego.
Zgodnie ze zmienionym art. 296 ust. 3 PWP, z roszczeniami przewidzianymi za naruszenie prawa do znaku towarowego, a zatem roszczeniem o zaniechanie naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody, można wystąpić również przeciwko osobie z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.
Omawianą zmianę i rozszerzenie odpowiedzialności na dostawców usług, z których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy uzasadniano w projekcie koniecznością uwzględnienia w polskim systemie prawnym dyspozycji wynikających z zapadłego jeszcze w 2016 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws. C-494/15, a także uzupełnienia implementacji art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej „dyrektywa Enforcement”). Zgodnie z nim Państwa członkowskie powinny zapewnić właścicielom praw własności intelektualnej możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej.
Dotychczasowe orzecznictwo w zasadzie przesądziło o odpowiedzialności pośrednika internetowego przy naruszeniach prawa własności intelektualnej. Przy czym w przywołanym wcześniej wyroku TS podkreślił jednak, iż z treści dyrektywy Enforcement nie wynika, że jej zakres stosowania jest ograniczony do handlu elektronicznego. Wobec tego Trybunał uznał, iż zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu przywołanego art. 11 – objęty jest również podmiot wydzierżawiający hale targowe innym podmiotom handlującym, spośród których część prowadzi sprzedaż towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi.
– Analogiczną odpowiedzialność będzie zatem ponosić również wynajmujący powierzchnie w centrum handlowym lub powierzchnie magazynową. Jednak zakres podmiotowy omawianej regulacji oraz przesłanki odpowiedzialności pośredników usług nie są jednoznaczne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mikołaj Stępkowski, radca prawny z kancelarii Zięba&Partners. – Nazbyt szeroka wykładnia pozwalałaby na kierowanie nakazów do podmiotów świadczących podstawowe usługi, nawet jeśli ich powiązanie z dokonanym naruszeniem jest bardzo odległe. Niewątpliwie zatem przesłanki te powinny być doprecyzowane w orzecznictwie z uwzględnieniem wskazań TS i celów dyrektywy Enforcement.
Mimo, iż omawiane zmiany weszły w życie już jakiś czas temu, wiele podmiotów, szczególnie na rynku nieruchomości nie jest świadomych ryzyka poniesienia odpowiedzialności w powyższym zakresie. Sporna pozostaje kwestia, jak dalece np. ewentualny wynajmujący powinien posuwać się w działaniach zapobiegających naruszeniom i jakich aktywności można od niego wymagać. W szczególności, czy musi podejmować aktywne działania w tym celu, przykładowo kontrolować stoiska handlowe i weryfikować oryginalność towarów. Oczywiście taki obowiązek wiązałby się dla niego z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i byłby w praktyce trudny do realizacji.
– W celu zabezpieczenia właściciela przed pociągnięciem do odpowiedzialności sugeruje się wprowadzenie klauzul umownych chroniących przed odpowiedzialnością cywilnoprawną za naruszenie, np. w postaci klauzul indeminifikacyjnych, stosowanego rozszerzenia karach umownych lub możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu czy dzierżawy bezpośredniemu naruszycielowi – wyjaśnia prawnik z Zięba&Partners..
Należy przy tym wspomnieć, iż znowelizowany art. 296 ust. 3 PWP ogranicza odpowiedzialność dostawców usług do sytuacji w których dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Natomiast nie obejmuje przykładowo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co nie znajduje uzasadnienia wobec zakresu regulacji dyrektywą Enforcement. Wobec tego można przypuszczać, iż w zakresie praw wyłącznych, nie objętych zmienionym art. 296 ust. 3 PWP, uprawnieni będą w dalszym ciągu zmuszeni odwoływać się do regulacji zawartych w art. 422 i 439 KC, których stosowanie nastręcza jednak dodatkowych problemów.
