Sprzedaż oprogramowania – istotne aspekty prawne

0
kontrola podatkowa

Dynamiczny i nieustający od kilkunastu lat rozwój sektora IT i rynku nowych technologii wiąże się nowymi wyzwaniami także dla prawników. Nowoczesne rozwiązania wymagają wdrożenia odpowiednich rozwiązań prawnych – zarówno na płaszczyźnie legislacyjnej jak i w relacjach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Cele firm z branży informatycznej nie różnią się od tych przyświecających pozostałym przedsiębiorcom – ich działalność również ukierunkowana jest przede wszystkim na osiągnięcie zysku poprzez sprzedaż produktów (usług). Podstawowym produktem oferowanym przez przedsiębiorców z branży IT jest oprogramowanie. „Sprzedaż” oprogramowania wydaje się jednak nieco bardziej skomplikowana od sprzedaży zmaterializowanego produktu, czy usługi. Kupując telewizor, czy też płacąc fryzjerowi za strzyżenie nie zastanawiamy się przecież nad istotą transakcji, czy też jej prawidłowością od strony formalno-prawnej. W niniejszym artykule postaramy się w przystępny sposób opisać podstawowe aspekty związane z nabyciem oprogramowania.

Oprogramowanie – status prawny

W świetle obowiązujących przepisów niemalże każde oprogramowanie (program komputerowy) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zgodnie z definicją ustawową utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiek postaci. Utwór jako wartość niematerialna, nie musi posiadać nośnika. Co ważne – samo nabycie nośnika utworu nie zawsze jest równoznaczne z prawem do korzystania z niego. Aby zgodnie z prawem używać programu komputerowego należy nabyć do tego stosowne prawo. Co więcej, wobec programów komputerowych zostały wyłączone przepisy o dozwolonym użytku prywatnym, co oznacza, że korzystanie z programu komputerowego na własne potrzeby, bez nabycia stosownej licencji, nie jest zgodne z prawem.

Twórca oprogramowania nabywa do niego autorskie prawa majątkowe i osobiste. Te drugie – jak sama nazwa wskazuje – są niezbywalne, tzn. nie można ich przenieść na inny podmiot. Wśród nich prawo do autorstwa utworu i oznaczenia go imieniem i nazwiskiem twórcy. Autor utworu może jednak umownie zrzec się wykonywania tych praw czy ustanowić szczególne zasady ich wykonywania, co często ma miejsce w przypadku programów komputerowych. Przedmiotem obrotu są natomiast autorskie prawa majątkowe twórcy, a więc prawa do korzystania  i rozporządzania utworem oraz do uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Nabycie tych praw nazywamy powszechnie „sprzedażą oprogramowania”.

Uzyskanie praw do korzystania z programu komputerowego może nastąpić na postawie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe (potocznie: umowa sprzedaży oprogramowania) albo umowy licencji.

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe powoduje przejście tychże praw z osoby uprawnionej na nabywcę – w tym przypadku możemy mówić o umowie sprzedaży oprogramowania. Pod rygorem nieważności musi być ona zawarta na piśmie. Nie dojdzie więc do przeniesienia majątkowych praw autorskich na podstawie maila czy rozmowy telefonicznej. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych mogą przybrać postać odrębnej umowy, jednak najczęściej są one elementem umowy o stworzenie programu komputerowego. Warto więc już na etapie tworzenia umowy o stworzenie oprogramowania zawrzeć w niej odpowiednie postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych, celem uniknięcia wątpliwości co do zakresu i sposobu korzystania z programu w przyszłości.

Ustawa o prawie autorskim przewiduje, iż przeniesienie praw autorskich następuje na polach eksploatacji określonych w umowie, a ich wskazanie w umowie jest elementem koniecznym. Pola eksploatacji to nic innego jak określenie sposobu korzystania z utworu – innymi słowy: co nabywca oprogramowania może z nim robić. Ustawa nie narzuca sposobu określenia pól eksploatacji, jednak właściwe sformułowanie pól eksploatacji jest niezwykle istotne -niewskazanie ich w umowie może skutkować nieważnością umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, a ich niewłaściwe sformułowanie powodować spory pomiędzy kontrahentami na etapie wykonywania umowy. Stąd sporządzenie umowy najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi. Ustawa wymienia  przykładowe pola eksploatacji, w tym w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Z uwagi na specyfikę programów komputerowych ustawodawca poświęcił im odrębny rozdział, w którym w sposób szczególny opisał treść autorskich praw majątkowych do programów komputerowych. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,  obejmują prawo do:

  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Niewątpliwie wskazane sposoby korzystania z programu komputerowego stanowią poszczególne pola eksploatacji utworu. Co jednak najważniejsze – treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego przewiduje prawo do dokonywania zmian w utworze, co w przypadku każdego innego utworu stanowi element autorskich praw osobistych.

Oprócz precyzyjnego ustalenia przedmiotu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz pól eksploatacji w umowie sprzedaży oprogramowania należy ustalić wysokość wynagrodzenia z tytułu przenoszonych praw. W ramach swobody kontraktowania wynagrodzenie może w zasadzie zostać ustalone w sposób dowolny. Możemy zatem zastosować honorarium jednorazowe, jak i ustalić, że wynagrodzenie będzie płacone cyklicznie lub procentowo od zysku ze sprzedaży oprogramowania. W praktyce często zdarza się, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania mieści się w ramach wynagrodzenia należnego za wytworzenie takiego oprogramowania na podstawie stosownej umowy o dzieło. Aby jednak uniknąć wątpliwości, w umowie o dzieło powinno znaleźć się odpowiednie postanowienie w tym zakresie – w przeciwnym wypadku autor oprogramowania mógłby wystąpić przeciwko nabywcy z roszczeniem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, gdyż zgodnie z ustawą o prawie autorskim twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za przeniesienie praw bądź udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji.

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe ma ten skutek, iż autor bądź inny uprawniony podmiot, od którego nabyte zostają te prawa, „wyzbywa” się ich na wskazanych w umowie polach eksploatacji. Prawo do korzystania, a także rozporządzania utworem i osiągania z niego korzyści materialnych przechodzi na nabywcę. Najczęściej więc umowy przenoszące są zawierane w przypadku kiedy dochodzi o stworzenia oprogramowania na indywidualne zamówienie. Twórca programu nie będzie mógł go bowiem „sprzedać” innym podmiotom, nie będzie mógł już korzystać z niego choćby do we własnej działalności.

Umowa licencji

Udzielając licencji twórca, bądź inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, zezwala licencjobiorcy na korzystanie z utworu. Prawa majątkowe pozostają w władaniu licencjodawcy, może on nadal korzystać i rozporządzać utworem (wyjątkiem jest licencja wyłączna, o czym niżej). Klasyczną umową licencji jest nabycie systemu operacyjnego Windows, czy pakietu Office.

Podobnie jak w przypadku umowy sprzedaży oprogramowania, umowa licencji musi zawierać pola eksploatacji, a także regulować wynagrodzenie za udzielenie licencji. Z założenia umowa licencji jest umową czasową. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim, jeśli inaczej się nie umówiono, licencja zostaje udzielona na okres 5 lat. Z koeli jeśli umowa przewiduje okres dłuższy niż pięcioletni to umowę taką po upływie 5 lat uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Powyższe wiąże się z ryzykiem wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego każde zobowiązanie zawarte na czas nieokreślony, może być – co do zasady – w każdym czasie wypowiedziane przez stronę. Możliwość wyłączenia na podstawie postanowień umowy licencyjnej zawartej na czas nieoznaczony dopuszczalności wypowiedzenia tej umowy, pozostaje kwestią wysoce kontrowersyjną. Nie mniej doktryna dopuszcza takie rozwiązania w szczególności w przypadku właśnie programów komputerowych (także w obrocie możemy spotkać się z takimi rozwiązaniami, pakiet programu Office można wykupić z tzw. „licencją dożywotnią”).

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje dwa typy licencji: wyłączną i niewyłączną. Zgodnie z tą pierwszą właściciel autorskim praw majątkowych udziela licencji na oprogramowanie, a więc prawa do korzystania z niego na określonych polach eksploatacji, wyłącznie jednemu podmiotowi. Umowa taka dla swej ważności wymaga umowy pisemnej. Na podstawie tej umowy nawet licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z utworu na wskazanych polach eksploatacji. Faktycznie więc skutek podobny jest do umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe. Najczęściej jednak dochodzi o zawarcia umowy licencji niewyłącznej. Oznacza ona, iż twórca oprogramowania (bądź podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych) może udzielić oprogramowania nieokreślonej licznie podmiotów trzecich. Umowa taka nie wymaga szczególnej formy. Może być więc zawarta w formie e-maila, czy też poprzez nabycie egzemplarza utworu, który zawiera treść licencji.

Odsprzedaż programu komputerowego

Pozostaje jeszcze kwestia odsprzedaży praw do oprogramowania, czyli możliwości przeniesienie praw do programu na inny podmiot. W przypadku nabycia autorskich praw majątkowych do programu  w drodze umowy przenoszącej autorskie majątkowe, nabywca może dokonać dalszego rozporządzenia prawami majątkowymi (przenosić je na dalsze podmioty trzecie), a także udzielać licencji, chyba że umowa wprost tego zabrania. Z kolei w przypadku umowy licencji sytuacja wygląda odwrotnie. Aby licencjobiorca mógł udzielić dalszej licencji na korzystanie z programu (tzw. sublicencji) takie uprawnienie musi wynikać z zawartej umowy. Wyjątek stanowi prawo do sprzedaży oryginalnego egzemplarza programu komputerowego utrwalonego na nośniku materialnym (np. CD). W wyroku TSUE z dnia 12 października 2016 roku (sygn. akt: C-166/15) Trybunał stwierdził, iż legalna odsprzedaż „używanego” programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem. Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną kopią zapasową, kopia ta nie może być odsprzedana bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania.

Autorzy:

Bartosz Karbowski – adwokat, partner zarządzający w kancelarii Karbowski Rasiński & Partners, specjalista z zakresu prawa gospodarczego

Maryla Bywalec – prawnik kancelarii Karbowski Rasiński & Partners, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej